- Asegurarte que tienes una Marca Registrada a tu nombre.
- Identificar a la persona o empresa que está usando tu marca.
- Revisar que el infractor use la marca en la misma clase de producto o servicio.
- Recolectar pruebas y determinar daños a mi marca.
- Conseguir el Patrocinio de un Abogado.
- Interponer Demanda en Juicio Sumario ante Tribunales Civiles.
- Solicitar el cese del uso de la marca.
- Solicitar indemnización de perjuicios y daños.
- Determinar Delitos contra la Propiedad Industrial
Este Blog es informativo. Si tienes dudas o consultas, no dudes en contactarnos o llama a Esteban al +56 9 9010 2490.
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Demanda por uso de Marca Registrada: ¿Qué hacer si usan mi marca registrada?
1. Asegurar que tienes una Marca Registrada a tu nombre.
Primero, debes asegurarte que eres el titular de derechos de Propiedad Industrial.
Para ello, debes contar con un Certificado de Registro de Marca que esté vigente.
Recordamos que una vez que se concede una marca, la INAPI, a través de la ley 19.039 de Propiedad Industrial, otorga protección territorial en Chile por 10 años.
Puedes revisar el estado de las marcas en en el siguiente buscador.
2. Identifica a la persona o empresa que está haciendo uso indebido de tu Marca Registrada.
a) Búsqueda rápida en Internet de posibles infractores.
Esto nos ayudará a determinar que hacer si usan mi marca registrada. Veremos si vale la pena o no interponer demanda por uso de marca.
Puedes probar buscando en Google, Facebook, Instagram y otras plataformas.
La idea es detectar si existen posibles infractores que usen tu marca sin tu permiso.
b) Búsqueda en tiendas y locales físicos.
Es posible que los infractores estén usando los signos distintivos de tu marca en locales físicos.
Recordemos que el dominio web “www.XYZ.cl” no es lo mismo que una marca comercial.
3. Revisar que el infractor use la marca en la misma clase de producto o servicio.
Las marcas pueden ser registradas dentro de distintas clases de productos o servicios.
Esto significa que tu marca registrada tiene protección y cobertura solo respecto de su clase.
Entonces, es importante que el infractor este usando tu marca registrada o un signo similar en clases de aquellos productos y servicios que tu tienes registrados. Si no, no hay fundamento para demandar.
Si esto ocurre, nos encontramos frente a uno de los Delitos Contra la Propiedad Industrial. Veamos como atacarlo:
4. Recolectar pruebas y determinar Daños al Negocio.
El juez pedirá que fijemos cual es el daño que se ha causado a nuestro negocio.
Esto se puede fijar de distintas formas en virtud del Artículo 108 de la Ley de Propiedad Intelectual.
La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya
se hubieran concedido.
Es importante tener pruebas y tener una base de cálculo creíble para conseguir la indemnización de perjuicios en la sentencia.
Podemos recolectar métricas de Google, Instagram, Facebook y otras plataformas para justificar el desvío de clientela, por ejemplo.
5. Conseguir el Patrocinio de un Abogado
Es necesario que el titular de la marca comparezca representado por un abogado ante el Tribunal Civil.
En esta etapa, se crea un mandato judicial para que dicho Abogado tramite la demanda en representación del titular de la marca.
Este mandato se crea en Notaría por parte de nuestro equipo.
6. Interponer Demanda en Juicio Sumario ante Tribunales Civiles.
Una vez que se ha redactado la demanda, se debe presentar en Juicio Sumario al Tribunal del domicilio del demandado.
El Juicio Sumario consiste en un proceso más rápido y abreviado que los juicios normales.
7. Solicitar el cese del uso de la marca.
Nuestra primera exigencia será que se deje de utilizar la marca, logo o nombre que infrinja nuestra marca.
Puede ser que el demandado esté usando diferentes nombres o imágenes que configuren una infracción a nuestra marca.
Es necesario entonces describirle al tribunal como es que el demandado está infringiendo nuestros derechos.
8. Solicitar indemnización de perjuicios y daños.
Así es, se puede efectivamente solicitar que el infractor no solo deje de usar mi marca, si no que además me pague por haberla usado.
Esto es lo que se conoce como indemnización de perjuicios, o reparación de los daños que se han causado.
Este pago se justifica siempre y cuando podamos probar que se ha desviado clientela o se ha confundido al mercado y es tarea nuestra probarlo.
La prueba de ello se debe hacer usando cálculos reales para que sea admitida en tribunales.
9. Determinar Delitos contra la Propiedad Industrial
Finalmente, es posible determinar que existe un delito por uso indebido de marca.
Esto se traduce principalmente en una pena en dinero para el infractor, de la siguiente forma indicada por la ley:
| Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E1. | 28 letra a) | multa 25-1.000 UTM |
| Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas. | 28 letra b) | multa 25-1.000 UTM |
| Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca. | 28 letra c | multa 25-1.000 UTM |
Hola buenas tardes,
solicito de su ayuda, les comento que tengo una marca desde un tiempo y hoy que la comencé a trabajar me encuentro, que esta clonada en las redes sociales y tienen tiendas físicas de venta de artículos, quería ver si es posible ver la forma de solucionar esto y que costo tiene.
Hola Javier,
Podemos enviar una notificación extrajudicial en tu representación, como tus abogados. Te contactaré vía correo.
Saludos!
Hola! Registre una marca hace un tiempo y revisando Instagram me encontré con varias tiendas que Hacen lo mismo y utilizan el mismo nombre o muy parecido. Que puedo hacer?
Hola Marías Paz,
Podemos enviar una notificación extrajudicial en tu representación, como tus abogados. O bien te recomiendo notificarles que tienes una marca registrada y que de buena forma bajen sus publicaciones antes de meter abogados 🙂
Saludos!
Buena stardes ocupo de su ayuda
Tenemos registrado un nombre de un programa d e radio y de facebook pero hay varios en facebook así, con la misma idea cómo
Podemos hacer oara que no lo usen
Hola Miriam,
¿Tienen su marca registrada ante INAPI?
Si es así, escríbeme a chernandez@nss.cl con los datos de su registro de marca.
Saludos
hola
descubrí un local que tiene el mismo logo y razón social hasta la boleta son iguales, mi marca está registrada
como puedo hacer un juicio respectivo?
Hola Esteban,
Te contactaremos para revisar su caso.
Saludos
tengo una marca registrada con nombre fullmix en puerto montt y una persona ante servicios de impuestos interno creo la siguiente empresa fullmix miraflores spa tengo derecho a que esta persona no utilice mi marca
Hola Edgardo,
Si esa persona solo utiliza el nombre de la SpA y no la marca en sitios web, revistas, boletas, afiches, redes sociales, entonces no se le puede exigir que deje de usarla.
Esto ya que la razón social es un derecho diferente a la marca, por lo que debes distinguir si esa persona además de la razón social está usando FULLMIX en otros sitios.
Saludos
Hola, tengo mi marca registrada en inapi. Encontré una chica que usa el mismo nombre y similar logo, como debo proceder para que cambie el nombre y no se desvíen mis clientes. Gracias
Hola Nicole,
Te recomiendo contactarla y notificarle que “Si no deja de usar dicha marca, entonces se procederá con abogados a demanda judicial por uso indebido de marca registrada, arriesgando sanciones civiles y penales y multas fiscales”.
Nos cuentas como te va,
Saludos!
Hola, que pasa si tengo mi marca registrada en INAPI y la utilizan en otro país? Siempre he tenido esta duda y ahora que están utilizando mi marca en Colombia quise preguntar ya que me interesa vender en ese país también.
Saludos y gracias
Hola María Soledad,
INAPI ofrece protección nacional en Chile, no internacional. Por ello debes revisar el registro de propiedad industrial de Colombia para ver la factibilidad de registrar tu Marca en Colombia.
Si está disponible, puedes invocar prioridad en Colombia pues ya tienes un registro en Chile.
Saludos
Hola, registre una marca en categoría 41 deportes y encontré un programa de radio con el mismo nombre, saludos
Hola Carlos,
Los programas de radio son de la Clase 38 de Telecomunicaciones, por lo que no es posible a priori solicitar que ellos bajen su programa ya que tienes protección en otro rubro.
Saludos
Hola buenas tardes. Estoy viendo la posibilidad de registrar mi marca, tengo mi negocio en pie hace años, pero además quiero llevarlo a lo físico y por lo mismo planeo registrar la marca… Escribo por lo siguiente, hace poco ví otra persona q su negocio virtual es en el mismo rubro q el mío y el nombre es prácticamente igual solo q le agrego unos números, el tema es q suena igual (por dar un ejemplo mi marca “María” y el de el/ella “mariaas99” ) muchos clientes clientes me han comentado de su equivocacion al buscar, dándose cuenta una ves… Read more »